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【三江论坛精彩回顾】美国知识产权法律协会董事会成员Thomas T. Moga精彩演讲回顾
发布时间:2017-05-27      来源:

发言主题:如何在美国构建一个具有商业价值的专利布局,以及实现商业化的路径

        1.一个好的专利是商业化运营的非常重要的基石,不仅是保护,甚至是提升运营的层次。现在普遍情况是,很多人为专利而专利,只是机械性的申请专利,并不完全理解专利的意义,以及专利潜在的作用。今天专利的组合、专利的发展以及专利的策略,首先要基于你想要获得什么,你发明一个专利,是为了向别人征收惩罚性的费用,还是别的目的,这个非常重要。

        2. 针对专利的现金激励,可能会成为你未来构建专利架构的策略的一个制约。很多公司行业都会针对专利发明人进行一些现金或者职务晋升之类的奖励,也希望通过各种形式激励下属来更好地进行知识产权保护和相关的项目和任务。有的时候这种现金的奖励,会导致为发明而发明的现象,反而制约构建专利架构的策略。正如在全球采取防御性公开的策略,由于全世界有很多这种类似的专利,不必要为这种方案申请专利,而有些人申请这种专利,显然也是有意图的。

        3.专利运营的策略,需要跟你的专利架构匹配;运营的架构需要和专利的策略匹配。对于一个专利项目,一开始的基点是非常重要的。如果是纯粹用现金来支撑你的专利架构的话,可能会在专利团队中制造出一个猛兽,但是与你的专利的策略并不匹配。对每个国家来说,国情不一样,规模经济都不一样。如果你在旧金山开设一个研发中心的话,当然成本会非常高,如果你是在墨西哥城来开设一个运营中心的话,成本相对来说就会比较低。

        4.专利策略决定了专利架构。构建合理的专利架构,不仅需要以你本地的经济、社会发展水平做基准,还要从全球的角度出发,了解全球最具潜力的公司专利策略。那些最成熟的公司,最大的公司,它们的专利不仅在一个国家进行运营,还扩展到了中国、欧洲等美国以外的地方。不管是专利拓展到美国以外的地方,还是只专注于本地经营,或者采取全球化的战略,都决定了你未来专利的组成。

        5.专利策略与公司发展密切相关。不要孤立来看你专利的路径,从左到右,可能就一个路径,但是跟你整个公司的使命很有关系。专利是非常重要的,公司现有的技术可以衍生出来其他的技术,所以我们需要前瞻性的考虑,如何支撑你未来专利的战略。

        6.开发一个新的技术,发明一个专利,可专利性的检索非常重要。专利的检索是从多维度进行探索,有很多规则,而且现在专利需要检索的量是越来越大。现在全球的专利系统面临着一个巨大的挑战,就是做检索的能力不足,这是一个很大的制约。全球专利都需要被检索到,对检索量的需求非常大,对检索能力要求也是非常高的,所以对于一个企业而言,你专利运营的能力,同时也意味着你检索的能力是否足够强大。

        7.如何来进行专利的申请?主要是要省钱,有成本效应,要节省时间。要考虑我们怎么样申请,为什么要申请,以怎样的效率成本优先方式进行申请。我们看PCT申请的动机,很多都是路径依赖,如之前有人这么做PCT申请的,那你为什么要做PCT申请呢?如果你的公司永远都是在一个国家进行专利申请的话,你根本不需要PCT申请。如果说只是在一个国家申请的话,也不需要WIPO的搜索。千万不要形成路径依赖,或者说为了申请而申请。如果大家没有PCT申请的必要,就可以考虑直接走巴黎公约申请。

        8.在哪里进行专利的申请?你所在的市场是决定你在哪里申请的第一要素。对于潜在的市场,目前还没有进驻的市场,也需要进行专利申请的话就难了一些,比目前所在的市场要难一些。另外一点,就是你的产品被仿冒了的地方。或者说你的产品可能会被仿冒的地方,这些都是你需要考虑去申请的一些考量点。你要根据当地的情况进行布局,决定申请什么。

        9.其实并不存在一个适用于全球的国际标准,到哪个国家都行得通是不可能的,要考虑到当地国家的要求。每个国家的情况都不一样,如中国的实用新型专利的制度安排,对于很多外国的申请者来说是非常棒的一件事。所以你必须要特别敏感地了解到当地的情况,当地的制度安排,还有法律安排等等,其实这是一种一劳永逸,或者说一揽子的解决方案。

        10.申请的过程当中要牢记围绕商业价值进行活动,时刻考虑到你的专利授权,有效性和期限性。你和授权方进行交流的时候,一定要谨记专利申请是存在着短期和长期有效性的。

        11.如果发明创造潜在的需求太弱的话,我建议大家放弃申请,否则大家只申请到一张专利证书,或者说你考虑通过申请可获得权利,如果权利并不能够得到很好保证的话,那我劝大家就不要为了申请而申请了。

        12.专利申请当然是希望能够节省成本,而不是花费大量的人力物力财力来申请这个专利,如果成了这个公司的财务负债表上负债的话,那就很没有必要了。我们也需要为专利的产品进行投资,但是一定要进行合理的投资,而且在公司网站上进行市场的宣传,如果没有对专利进行合适的投资,可能就只能成为我们资产负债表上面的负债了。

        13.需要有人在公司的IP部门中,可以进行一些专利的许可,交叉许可,转让和交易,不要轻易忽视这项工作,有了这些岗位和工作专利才会运用好,而不是只是让它诉诸纸上。

        14.同样的,需要有一种开拓精神来进行专利推销,要向竞争者推销,向不可能感兴趣的行业推销,这会使得我们和竞争者之间形成差别的竞争优势。我们自己行业内部有些可以转移给其他相关行业的专利,把它向一些看似不太相关和看似不太感兴趣的行业进行宣传和转移。

        15.在全球范围内专利许可费率过低,这是一个非常大的挑战。当你发现了某一专利,可以平行地向全球范围内进行技术转移的时候,你会发现有些地方政府有保护,或者说有一些政策瓶颈,那些都是一些挑战。   



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